（美国）教育考试服务中心（Educational Testsing Service,以下简称ETS）成立于1948年，TOEFL考试由其主持开发。1988年至1995年，ETS分别在中国核准注册了７４６６３６、７７１１６０、１７６２６５号“ＴＯＥＦＬ”商标，核定使用的范围分别是盒式录音带、考试服务、出版物等。１９８９年至１９９９年，ＥＴＳ将其开发的５３套ＴＯＥＦＬ考试题在美国版权局进行了著作权登记。北京市海淀区私立新东方学校成立于１９９３年１０月５日，主要从事外语类教学服务。１９９６年１月，北京市工商行政管理局就新东方学校擅自复制ＴＯＥＦＬ考试题一事对其进行了检查，并责令其停止侵权。后新东方学校停止使用ＴＯＥＦＬ考试资料，并主动与ＥＴＳ联系，商谈有偿使用ＴＯＥＦＬ考试资料问题，但未获答复，遂继续向学生提供ＴＯＥＦＬ考试资料。１９９７年１月，北京市工商行政管理局再次对新东方学校进行检查，并扣押了《ＴＯＥＦＬ全真试题精选》等书籍资料。１９９７年２月１８日，新东方学校法定代表人俞敏洪到北京市工商行政管理局接受了询问，并出具了保证书，承认复制发行ＴＯＥＦＬ考试题的行为侵犯了ＥＴＳ的著作权，保证不再发生侵权行为。１９９７年８月１７日，ＥＴＳ在中国大陆地区的版权代理人中原信达知识产权代理有限责任公司与新东方学校签订了“盒式录音带复制许可协议”和“文字作品复制许可协议”，许可新东方学校以非独占性的方式复制协议附件所列的录音制品和文字作品（共２０套试题）作为内部使用，但不得对外销售，协议有效期１年。２０００年１１月１５日北京市工商行政管理局宣武分局对新东方学校进行检查，并扣押了部分涉嫌侵权的图书。２０００年１２月２５日，受ＥＴＳ委托北京市正见永申律师事务所在新东方学校公证购买了“ＴＯＥＦＬ系列教材”，包括：听力分册、听力文字答案、语法分册、作文分册、阅读分册、最新练习题选编第一册及听力磁带２１盒。２００１年１月４日，ＥＴＳ向北京市第一中级人民法院提起诉讼，状告新东方学校侵害其著作权及商标权。
案件简评
ETS诉新东方学校一案中，涉及侵犯著作权和商标专用权两个主要问题，与商标合理使用密切相关的是本案中的商标侵权问题。新东方学校针对北京市第一中级人民法院认定其商标侵权成立，在上诉中提出了异议，认为其在相关培训资料中只是叙述性或描述性地使用了TOEFL字样，并未将TOEFL作为商标使用，根本不会造成商品来源混淆之可能，实际上也从未造成过混淆，一审法院却判定为侵犯ETS的商标专用权，显系错误。这种主张，基本上为北京市高级人民法院所接受和采纳。
中国的图书出版界过去只是从传统的角度出发，强调图书出版中版权贸易的重要性，而忽视了对具体的图书商品上可能涉及的商标使用问题的考虑。随着出版市场的开放，国外的出版巨头纷纷涌入中国，其从国际惯例出发，开始用注册商标专用权来保护图书出版的合法权益， ETS诉新东方侵犯注册商标专用权案就是明显的代表。
由于图书这种商品的特殊性，其外包装（封面，封底，书脊）通常带有对图书内容或者主题的一定描述，所以较其他商品而言，判断合理使用和侵权的界限并不是非常明确，而且很难找到普遍适用的标准，因此通常需要根据个案事实来认定。怎样界定在图书上使用他人注册商标，是构成合理使用，还是构成侵权,是理论界和实务界迫切需要解决的问题。
新东方在其出版的图书上对被告注册的商标“TOEFL”的使用情况有两种：
1.侵犯ETS的注册商标专用权，
以《新东方TOEFL全真试题20套》为代表。新东方”与ETS的商标“TOEFL”连在一起使用，并且以醒目的红色字体呈现，与后面的书名“全真试题20套”（黑色字体）形成鲜明的对比，意在告诉读者这些全真试题来自新东方。而事实上是ETS开发出这些试题的，ETS是这些“试题商品”的“TOEFL”商标的所有者。因此，新东方的此种行为对消费者识别商品来源方面造成了混淆，不属于“合理使用”，构成商标侵权。
2.对ETS注册商标专用权的合理使用
以“TOEFL系列教材”、“TOEFL听力磁带”这类为代表。虽然ETS在出版物、录音磁带上合法注册了TOEFL商标，新东方学校在“TOEFL系列教材”、“TOEFL听力磁带上”突出使用了“TOEFL”字样，但新东方学校对“TOEFL”是在进行描述性或者叙述性的使用，其目的是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，是为了便于读者知道出版物的内容，而不是在商标性质上进行使用TOEFL，并借此表明出版物是来自于ETS，因此，读者不会对新东方学校的出版物来源发生误认和混淆，事实上，由于新东方学校在国内的名气和外语培训上的权威地位，读者都知道这些出版物是新东方学校所提供的。所以一审判决认定新东方学校的相关行为侵犯了ETS的TOEFL商标专用权不太妥当，上诉法院进行纠正完全遵循了商标合理使用的规则和内涵。
图书市场上还有很多与此类似的，在图书上使用他人的注册商标的情形，如大量的办公室Office操作软件（涉及到微软的一些注册商标）、WPS（涉及到金山公司的注册商标）、Java（涉及到Sun公司的注册商标）等计算机辅导用书。如果这些图书在名称，装帧上造成了商品来源混淆或者导致相关公众认为其与商标权利人存在特定关系，则会构成商标侵权。反之，则构成商标的合理使用。
从发达国家的一些实际操作看，在书中的版权页上加以一定的免责条款（disclaimer）和商标通知(trademark notice)也是常用的有效做法。比如：Sun公司在其网站上对商标用于出版的图书时就要求出版者在图书中插入这样的词句：“（商标名，如Java）是美国Sun公司或在其他国家的Sun公司的注册商标，（出版者或图书生产、提供者）独立于Sun公司，与它没有特定联系。” Adobe的网站在商标使用指南中也有类似的语句。ETS网站的商标指南中除上面规定外，还要求注明：“（这种出版物或产品）并没有征得ETS的同意。”这些条款虽然具有一定的格式性，但其重要作用之一便是向人们表明出版者和商标权人不存在特定的联系，因而降低了混淆的可能性。
图书出版者还可以查询商标权人的网站，有些商标权人的官方网站上有商标使用指南，如微软，Sun，Adobe，ETS等等。虽然这些指南往往倾向于商标权人，对他人的合理使用要求苛刻，但毕竟会给我们一些参考。如果不在指南规定的范围内，或不存在这样的指南，出版者可以积极与商标权人联系，征得他们的许可。若达不成一致意见，而出版者非常想在图书上使用商标权人的商标，可以向专业律师咨询，估计侵权的可能性大小。通过上述两种办法都没有达到目的，出版社可以向法院提起确认不侵犯他人商标权的诉讼。
2004年底中国出版市场已向外资全面开放，借助商标权和版权双剑齐发，国外的出版商将会在与国内的出版社合作中取得更进一步的优势。对于我国出版社来说，进行图书出版谈判的过程中，不仅要保证版权的合法取得，还要注意取得依附于图书之上的商标许可；同时要注意充分运用商标合理使用的策略，打破国外出版集团在出版物上的商标权垄断。
